ביטול פטנט ישראלי בשל תביעות שלא נתמכות בפירוט מנסחי תביעות: היזהרו בתיקוניכם

כתשע שנים לאחר שהגיש את בקשת הפטנט הראשונה שלו, הגיש בעל הפטנט בקשת חלוקה, עליה ניתן לו פטנט, שכלל מערך חדש של תביעות. התביעות הללו כללו בתחומן התקן שפורסם ברבים בתקופת הביניים שבין הגשת בקשת הפטנט הראשונה להגשת בקשת החלוקה. לאחר מתן פטנט החלוקה, הגיש בעליו תביעת הפרה, בעקבותיה, ובהתאם להחלטת בית המשפט, הגיש הנתבע בקשת ביטול לרשם הפטנטים. בעוד שבדרך כלל פטנט מבוטל בעילות של חוסר חידוש ו/או העדר התקדמות המצאתי, במקרה הזה הפטנט בוטל על בסיס הקביעה שהתביעות החדשות לא נבעו באופן סביר מן התיאור. בנוסף, פטנט החלוקה תוארך מחדש לתאריך הגשתו וכתוצאה מכך נקבע שהתביעות לא עמדו בדרישת החידוש, לאור פרסומים של בעל הפטנט ושל מבקש הביטול שפורסמו בין תאריך ההגשה של הבקשה הראשונה לבין תאריך הגשת בקשת החלוקה.

מבוא

בדצמבר האחרון ניתנה החלטה לביטול פטנט רשום בתחום הכירורגיה הדנטלית. ההחלטה ייחודית על רקע העילה על בסיסה בוטל הפטנט. בדרך כלל, העילות העיקריות המועלות כבסיס להתנגדות או בקשת ביטול פטנט הן העדר חידוש, העדר התקדמות המצאתית ו/או העדר תועלת¹. לעומת זאת, בעניין זה הפטנט בוטל על בסיס טענה לפיה התביעות אינן נתמכות בתיאור הפטנט. לשון אחרת, נקבע כי תביעות הפטנט הגדירו היקף הגנה רחב יותר מהאמצאה שתוארה על ידי בעל הפטנט במקור. מערך התביעות שהביא לביטול הפטנט תוקן על ידי בעל הפטנט שנים לאחר תאריך בקשת הפטנט. הרקע לכך מובא בהמשך.

בעל הפטנט שבוטל הוא ד"ר בן ציון כרמון, רופא שיניים. מבקשי הביטול היו ד"ר אפרים כפיר, רופא שיניים ותיק, אשר פיתח התקן חדשני לטיפול שיניים כירורגי וחברת מיאמבי, אשר קמה על בסיס אותו הפיתוח ואשר ד"ר כפיר הינו בעל המניות עיקרי בה ואחד ממנהליה.

במוקד המחלוקת עמד פטנט שעניינו התקן בו משתמשים במסגרת הליך רפואי של הרמת סינוס. הרמת סינוס היא הליך כירורגי להשתלת עצם מעל הלסת העליונה כדי ליצור מסת עצם מספיקה שתאפשר קיבוע של שתל דנטלי. חלל הסינוס ממוקם מעל הלסת העליונה ולצדי האף ודופנו מצופית ברקמה המכונה רקמת/ממברנת שניידר. לצורך השתלת חומר העצם נדרש להזיז כלפי מעלה חלק מרקמת שניידר הנמצאת בחלק התחתון של חלל הסינוס, אל תוך חלל הסינוס. לחלל שנוצר בין רקמת שניידר המוזזת כלפי מעלה ובין עצם הלסת יוחדר חומר העצם, כמתואר בשרטוט שלהלן:

הסכסוך

תחילת הסכסוך בתביעת הפרת פטנט שהגיש בעל הפטנט, ד"ר כרמון לבית משפט המחוזי נגד ד"ר כפיר וחברת מיאמבי². בעל הפטנט טען כי הנתבעים מפרים את פטנט ישראלי מס' 199377 שלו. ההתקן שלגביו נטענה הפרה נועד להזזת רקמת שניידר תוך התערבות כירורגית מינימלית, וכלל מיכל מתנפח שמוחדר מעל עצם הלסת ומתחת לרקמת שניידר ומאפשר להרים את הרקמה תוך הקטנת הסכנה לקריעתה.

פטנט ישראלי מס' 199377 ניתן לתובע על בסיס בקשת חלוקה אותה הגיש בשנת 2009, אשר חולקה מתוך בקשת פטנט הורה משנת 2000. תביעות הפטנט היו להתקן שנועד להזזת רקמת שניידר מרצפת הסינוס, על רכיביו השונים כולל מיכל מתרחב ומתנפח וחומר מילוי זורם. תביעות כאלה לא נכללו בבקשה ההורה.

במסגרת הדיון בתביעת ההפרה בבית המשפט המחוזי מרכז העלו הנתבעים טענות כלפי תוקף הפטנט, והצדדים קיבלו את הצעת בית המשפט, לפיה כרמון עניין תוקף הפטנט יתברר במסגרת בקשה לביטול הפטנט אצל רשם הפטנטים.

בקשת הביטול וטענות הצדדים

בקשת הביטול נדונה בפני הפוסקת לקניין רוחני במשרד הפטנטים. בבקשת ביטול הפטנט הסביר הנתבע, שהיה למבקש הביטול, כי כבר בשנת 1996 הוא הגה רעיון ראשוני למכשיר שינתק את רקמת שניידר באמצעות שימוש בבלון שממולא בנוזל, תוך פולשנות מינימלית לגוף הפציינט, כי בתחילת שנות ה-2000 בחן בפועל את הרעיון וכן כי משנת 2003 ביצע הרמות סינוס באמצעות בלון. ד"ר כפיר טען שהמשיך לשכלל את הרעיון, ולאחר שהגיע להמצאה הגיש בשנת 2006 בקשת פטנט והחל לפרסם פרסומים לגבי אמצאתו. ד"ר כפיר הסביר עוד כי בשנת 2007 הקים עם שותפיו את חברת מיאמבי ובשנת 2008 החל לשווק את המוצר כפיילוט. ד"ר כפיר טען, עוד, כי ד"ר כרמון התוודע לאמצאתו של ד"ר כפיר לאחר הגשת בקשת הפטנט שלו כאשר החל בפרסומה. לכן, לטענת ד"ר כפיר, ד"ר כרמון החליט להגיש את בקשת החלוקה עבורה ניתן הפטנט וכלל בה תביעות שכללו בתחומן את ההתקן שהמציא ד"ר כפיר.

הטענה העיקרית בהליך הביטול היתה שבקשת הפטנט המקורית של ד"ר כרמון משנת 2000 תיארה התקן להשתלת חומר עצם בלבד ולא להרמה של רקמת שניידר, ואשר על כן תביעות פטנט החלוקה הגדירו אמצאה שלא הייתה בידי בעל הפטנט במועד הגשת הבקשה המקורית בשנת 2000, ואינן נתמכות, אם כך, בפירוט הפטנט.

בהקשר לכך הוסבר כי החלקים הרלוונטיים של פירוט הפטנט, אלה האמורים לתאר את האמצאה המוגדרת בתביעות, אליהם הפנה בעל הפטנט, מתארים התקן אחר המיועד להצמחת עצם ברצפת הסינוס, ולא להרמת ממברנת שניידר. בהקשר לכך נטען כי אותם החלקים בפירוט הפטנט מתארים התקן ובו מיכל עשוי מחומר נספג, לפחות באופן חלקי, וחומר עצם; וזאת לעומת ההגדרות הרחבות שבתביעות למיכל שאינו מוגבל לכזה העשוי מחומר נספג, ואשר מכיל חומר מילוי נוזלי שאינו מוגבל לחומר עצם.

מנגד, טען בעל הפטנט כי תיאור הפטנט "אינו שולל" את האפשרות כי המיכל כולו יהיה עשוי מחומר שאינו נספג, ובאפשרות החדרת חומר נוזלי שאינו חומר עצם, תוך כדי שהוא מסתמך על חלקים אחרים של הפטנט, אשר אינם רלוונטיים לאמצאה שהוגדרה בתביעות.

ההחלטה

הוראת סעיף 13(א) לחוק הפטנטים קובעת כי "הפירוט יסתיים בתביעה או תביעות המגדירות את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט". בבסיס הסעיף עומד הצורך להבטיח כי תביעות הפטנט תשקפנה נאמנה את האמצאה ותוארה שתוארה בפירוט בקשת הפטנט. על מנת להכריע האם תביעה מסוימת נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט, יש לבחון את היקף ההגנה הנתבעת במסגרת תביעות הפטנט, אל מול היקף האמצאה המתוארת בפירוט – דהיינו התיאור והשרטוטים.

לאחר שערכה בחינה כזו של התביעות מול הפירוט של הפטנט הנדון, הגיעה הפוסקת למסקנות הבאות:

•  יעוד ההתקן שנתבע שונה מיעוד ההתקן שתואר בפטנט;: ההתקן שנתבע בתביעות בקשת החלוקה נועד למטרה היחידה של הרמת ממברנת שניידר ואילו בתיאור לא נכלל התקן שזוהי מטרתו. לעומת זאת ההתקן שתואר בפירוט היה כזה שמטרתו להחדיר לחלל הסינוס חומר עצם.
• הפוסקת קיבלה את טענות ד"ר כפיר לפיהן המיכל שתואר בפטנט שונה מן המיכל שנתבע בו. המיכל שתואר היה עשוי, לפחות באופן חלקי, מחומר נספג. תביעות בקשת הפטנט לא כללו הגבלה כלשהי על החומר ממנו עשוי המיכל ולמיכל מטיפוס כזה לא נמצאה תמיכה בתיאור.
• למסקנה דומה הגיעה הפוסקת אף באשר לחומר המילוי, שכן, בכל מקום בתיאור בו הייתה קיימת התייחסות לממברנת שניידר, לא תוארה כל אפשרות אחרת לחומר מילוי, מלבד חומר עצם;

הפוסקת קבעה, על כן, כי מיכל העשוי לפחות בחלקו מחומר נספג וחומר עצם כחומר מילוי הם יסודות מהותיים להתקן המופיע בתיאור הפטנט הרלוונטי לתביעות. השמטת יסודות מהותיים אלה מהתביעות, והחלפתם בהגדרות רחבות של מיכל העשוי מחומר כלשהו וחומר מילוי כלשהו מביא למסקנה כי תביעות הפטנט אינן נובעות באופן סביר מהתיאור, כנדרש בסעיף 13(א) לחוק.

באשר לטענות של ד"ר כרמון בנוגע לתמיכה לכאורה בתיאור למיכל ולחומר המילוי כפי שהוגדרו בתביעות, קבעה הפוסקת כי

• לא ניתן להסתמך באופן סלקטיבי על ביטויים מסוימים בפירוט, אשר אינם רלוונטיים לאמצאה המוגדרת בתביעות ולהתעלם מחלקים אחרים הרלוונטיים להתקן הנתבע; וכן כי
• השימוש בביטויים בלתי מגבילים כגון "can be" ו- "preferably" לא יכול ללמד על רשימת אפשרויות בלתי מוגבלות ובכך להרחיב את תחום האמצאה אשר תואר בפטנט.

הפוסקת קבעה גם שלא זו בלבד שהתביעות החדשות אינן נובעות באופן סביר מהתיאור הן אינן זכאיות לתאריכים להן זכאי הפטנט ההורה (תאריך דין הקדימה ותאריך ההגשה) ואשר על כן היא תיארכה מחדש את הפטנט לתאריך הגשתו בשנת 2009. במועד זה כבר פורסמו הן בקשת פטנט אחרת של בעל הפטנט והן בקשת הפטנט של ד"ר כפיר, ונקבע ששתיהן שוללות את החידוש מתביעות הפטנט הנדון.

הערות בקשר עם ההחלטה

• ההחלטה מדגישה את חשיבות התיאור. אמנם, התביעות הן שמגדירות את היקף ההגנה על האמצאה, אך התיאור מגביל את היקף האמצאה אותו ניתן לתבוע. חשוב לזכור זאת בעת עריכת הבקשה וכדאי לתאר את יישומי האמצאה בצורה רחבה ככל הניתן, לאור הידע הקודם הרלוונטי.
• כאשר תיאור כולל מספר יישומים שונים של האמצאה, לא ניתן להניח שמה שתואר בקשר ליישום אחד שלה יחשב כתומך ביישום אחר. במידה וקיימות תכונות המשותפות לכמה יישומים של האמצאה, יש לציין זאת במפורש בתיאור ביחס לכל אחד מהם ולא להסתפק בפסקאות וביטויים כלליים, בהנחה שזה יוכל לספק את התמיכה הנדרשת לתביעות.
• לאור מסקנותיה, הפוסקת לא נדרשה להכריע בטענתו של ד"ר כפיר לפיה ד"ר כרמון ניסח את תביעותיה של בקשה החלוקה במכוון על מנת שאלו יחולו על ההתקן של מיאמבי, אשר עמד לנגד עיניו בעת שבקשת החלוקה הוגשה. יחד עם זאת, ההחלטה מלמדת על המגבלות של פרקטיקה זו, של התאמת התביעות של בקשת פטנט למוצר של צד ג'.

¹ עילות על בסיס הסעיפים 4, 5 ו-3 לחוק הפטנטים, בהתאמה.

² ד"ר כפיר הינו רופא שיניים והתקן להרמת סינוסים אותו פתח היה הבסיס להקמתה של חברת מיאמבי.