אוקטובר 1, 2011

כשירות לפטנט של המצאות בשטח התוכנה בארה"ב

אהוד האוזמן, שותף בכיר, ראש מחלקת הייטק
אהוד האוזמן

שותף בכיר, ראש מחלקת הייטק

ריינהולד כהן ושות׳
ד״ר אילן כהן, שותף בכיר
ד״ר אילן כהן

שותף בכיר

ריינהולד כהן ושות׳

ב-6 באוגוסט 2011, בית המשפט לערעורים לענייני קניין רוחני (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC), הוציא החלטה תקדימית1 בעניין Cybersource Corporation v. Retail Decision Inc. בהחלטה זו בית המשפט הבהיר מספר עניינים הקשורים בזכאות לפטנט להמצאות בשטח התוכנה בהתאם לסעיף 101 לחוק הפטנטים בארה"ב2. בית המשפט הבהיר שהמצאה שהיא בקטגוריה של רעיון אבסטרקטי ("abstract idea") אינה זכאית פטנט ואין צורך כלל במקרה כזה להפעיל את מבחן ה- machine-or-transformation בקביעה של זכאות לפטנט. ההחלטה אף הבהירה שכאשר תביעה לשיטה אינה זכאית לפטנט בגלל היותה רעיון אבסטרקטי, שינוי הקטגוריה של תביעה כזו לקטגוריה סטאטוטורית אחרת, למשל לתביעה מטיפוס של תביעת   " 3Beauregard", לא תגרום לה להיות זכאית לפטנט.

זכאות לפטנט בארה"ב מוגדרת בסעיף 101 לחוק שם. הזכאות לפטנט של המצאות בשטח התוכנה והמצאות שעניינן שיטה עסקית, אשר נדונה בהחלטות רבות, נותרה שאלה פתוחה. העניין הגיע לדיון בהחלטה של בית המשפט העליון שם בעניין Bilsky v. Kappos מה- 28 ביוני 2010, אשר דווחנו עליה בעבר4. בית המשפט העליון קבע שם שמבחן ה-machine-or-transformation ובקיצור M-or-T, שנקבע ע"י – CAFC הוא מבחן קביל לבחינת שאלת הזכאות לפטנט אך אינו המבחן היחידי. אותה החלטה של בית המשפט העליון הותירה את האפשרות לקבלת של פטנטים על תוכנה ועל שיטות עסקיות. בית המשפט העליון הסכים גם עם קביעת ה- CAFC שרעיון אבסטרקטי לכשעצמו אינו זכאי לפטנט.

הפטנט, שעמד במחלוקת בעניין Cyberscope אשר נדון בדיווח זה, הוא פטנט מס' 6,029,154 שעניינו שיטה לזיהוי של הונאות בעסקות אשראי אינטרנטיות. בפטנט זה 3 תביעות, אשר מתוכן תביעות מס' 2 ו-3 עמדו במוקד אותה החלטה. תביעה מס' 2 היא תביעה מטיפוס Beauregard ותביעה 3 עניינה שיטה. נוסחה של אותה תביעה 3 הינו כדלקמן:  

3. A method for verifying the validity of a credit card transaction over the Internet comprising the steps of: 

a) obtaining other transactions
   utilizing an Internet address that
   is identified with the credit card 
   transaction; 
   b) constructing a map of credit 
   card numbers based upon the 
   other transactions and
   c) utilizing the map of credit card
   numbers to determine if the 
   credit card transaction is valid

אף לא אחד מאותם שלשת שלבי השיטה אינו מתייחס ספציפית למחשב או לאלגוריתם אשר מופעל על גבי המחשב. תביעה 2 (שהינה, כאמור, תביעה מטיפוס Beauregard) עניינה נשא נתונים אשר ניתן לקריאה ע"י מחשב ואשר מכיל הוראות למחשב לבצע את אותה השיטה.

בדחייתו את תביעה 3, ה- CAFC ציין שכל שלבי השיטה המוגדרים בתביעה יכולים להיעשות בכוח המחשבה והינם, אם כן, רעיון אבסטרקטי. ובלשון המקור –

"…can all be performed in the human mind. Such a method that can be performed by human thought alone is merely an abstract idea and is not patent-eligible under § 101".

עוד נקבע, שהשלבים הללו אין בהם די כדי להיחשב כטרנספורמציה של מבחן ה- M-or-T ובהתאם לנוסח התביעה השימוש במכונה (ק' מחשב) אינו מחויב. המסקנה הייתה שהאופן שבו נוסחה אותה תביעה 3 אינו יותר מאשר יישום של אינטליגנציה אנושית לפיתרון בעיה  פרקטית –  application of human intelligence to the solution of practical problems, ושיטות אשר יכולות להיות מבוצעות במלואן בכוח מחשבה של אדם אינן זכאיות לפטנט.  

תביעה 3 זו היא במהותה תביעה לתהליך מחשבתי שאינו זכאי פטנט, תת-קטגוריה של רעיונות אבסטרקטיים שאינם כשירי פטנט – an unpatentable mental process – a subcategory of unpatentable abstract ideas, ואשר על כן לא אמצאה, אשר נופלת בקטגוריה של אמצאות זכאיות לפטנט על פי סעיף 101.

בהחלטה נרמז, שהיה ותביעה תביעה 3 הייתה מגדירה אלגוריתם ספציפי או הוראות הפעלה למחשב, היא הייתה יכולה להיחשב כזכאית לפטנט על פי סעיף 101.

לעניין תביעות מטיפוס Beauregard, הדעה הרווחת הייתה, שתביעות כאלה ראויות לפטנט בעצם התייחסותם לנשא נתונים. בדחייתו את תביעה 2 ה- CAFC הבהיר שהדבר לא בהכרח כך וקבע שתביעה ליישום של תוכנה של תהליך מחשבתי בעיקרו שיכול בעיקרון גם להתבצע ללא מחשב לא ממלא אחר דרישת המכונה של מבחן ה- M-or-T. ובלשון ההחלטה –

"[M]erely claiming a software implementation of a purely mental process that could otherwise be performed without the use of a computer does not satisfy the machine prong of the machine-or transformation test"

לשון אחרת, זכאות לפטנט של תביעה מטיפוס Beauregard תיקבע ע"י הזכאות לפטנט של האמצאה לכשעצמה, שבמקרה הזה היא התהליך אשר נתבע בתביעה 3. 

על אף שהיא לא עסקה בעניין ישירות, נראה שהחלטה מעלה את הרף של הזכאות לפטנט של שיטות עסקיות.

לסיכומו של עניין, בהקשר להמצאות אשר מיושמות על גבי מחשב, ממציאים, בעלי המצאות ואנשי מקצוע בשטח הפטנטים צריכים לנהוג משנה זהירות ולהגדיר הוראות ייעודיות להפעלת מחשבים ולא להסתפק בהגדרות אבסטרקטיות.

1 ההחלטה נתנה בהרכב של 3 שופטים. יש לזכור שעל אף היותה תקדימית, הרכב אחר של בית המשפט יכול לקבל החלטה תקדימית אחרת.

2 סעיף 101 של חוק הפטנטים האמריקאי קובע:

35 U.S.C. 101 Inventions Patentable.
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title.

3 תביעה שעניינה נשא נתונים אשר מכיל הוראות הפעלה ל מחשב לביצוע שיטה מוגדרת. תביעה מטיפוס כזה הועלתה לראשונה, אושרה והוחלט עליה ב-

In re Beauregard, 53 F.3d 1583 (Fed.Cir.1995).

4 ר' ניוזלטר שלנו מחודש ספטמבר 2010 שכותרתו "החלטה בעניין Bilsky: חזרה לעסקים כרגיל".

הירשמו לניוזלטר שלנו